Art. 16
(Esame dei marchi internazionali)
1. Qualora, a seguito dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo
171 del Codice, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il
marchio non possa essere registrato, in tutto o in parte, invia
all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale una
notifica di rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione
internazionale. Il provvedimento deve contenere l'indicazione dei
motivi sui quali si basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni
di registrabilita' dei marchi nazionali, oggetto di accertamento ai
sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a) del Codice, ed il
termine entro il quale il titolare della registrazione
internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo
201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni.
2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa
indicazione o elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 197, comma
1 del Codice, non presenta le proprie deduzioni nel termine di cui al
comma 1, ovvero se l'Ufficio ritiene di non dover accogliere le
deduzioni formulate, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette un
provvedimento di conferma del rifiuto, che e' comunicato al titolare
della registrazione internazionale o al suo mandatario nominato ai
sensi dell'articolo 201 del Codice. Contro tale provvedimento e'
ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli articoli
135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del
provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti
e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi
per i quali il marchio non e' registrabile.
3. Al termine del procedimento avviato con l'emissione ex officio di
un rifiuto provvisorio alla registrazione l'Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi invia all'Organizzazione Mondiale della Proprieta'
Intellettuale:
a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che
sussistano le condizioni per assicurare la protezione del marchio in
Italia;
b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non
sia registrabile in Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto
di cui al comma 2, comunicato al titolare della registrazione
internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile per
decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali
ricorsi proposti avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda
soltanto una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di
rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio non e'
registrabile.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 171, 170 e 201 del
decreto legislativo n. 30 del 2005:
«Art. 171 (Esame dei marchi internazionali). - 1.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei
marchi internazionali designanti l'Italia conformemente
alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell'art.
170, comma 1, lettera a).
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che
il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte,
ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi
ai sensi dell'art. 176, provvede, ai sensi dell'art. 5
dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo
protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12
marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio
della registrazione internazionale e ne da' comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso
entro un anno per le registrazioni internazionali basate
sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo
Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente
indicate nelle citate Convenzioni internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del
marchio e' la medesima di quella di una domanda di marchio
depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una
registrazione internazionale, per la quale sia stato
comunicato all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario
nominato ai sensi dell'art. 201, puo' presentare le proprie
deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione
sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto
provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della
registrazione internazionale richiede la copia nel termine
prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui
all'art. 178, comma 1, e applica le altre norme sulla
procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e
seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il
titolare della registrazione internazionale non presenti le
proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell'atto di
opposizione secondo le modalita' prescritte, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.
7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica
all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale
le decisioni definitive relative ai marchi internazionali
designanti l'Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base
al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in
tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprieta'
industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una
domanda di registrazione per lo stesso segno presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha
effetto dalla data di registrazione internazionale, con
l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella
dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente
l'Italia.
9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di
tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della
registrazione internazionale e puo' riguardare solo i
prodotti e servizi in essa compresi relativamente
all'Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti
per le domande nazionali.».
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle
domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita'
formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'art. 11
quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura
o segno possono essere registrati come marchio a norma
degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13,
comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le
condizioni di cui all'art. 3; ».
«Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno e' tenuto a
farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle
procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di
un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un
dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'art.
205, comma 3.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia
fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o
autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico,
soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo'
riguardare una o piu' domande o in generale la
rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte
all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione
dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere
giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento
alla procura o lettera d'incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari
iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio
dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale.
5.
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato
iscritto nel suo albo professionale.».
- Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005,
si veda nelle note alle premesse.