Art. 26
Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 178 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
contestualmente presentare istanza di cui al comma 4»;
b) al comma 3, dopo le parole «nel termine da esso fissato» sono
inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a trenta giorni e
non prorogabile,»;
c) al comma 4, le parole «sia titolare di» sono sostituite dalle
seguenti: «fondi l'opposizione su un», dopo le parole «cinque anni»
sono inserite le seguenti: «dalla data di deposito o di priorita' del
marchio oggetto dell'opposizione,» e, dopo le parole «fonda
l'opposizione,» sono inserite le seguenti: «nel corso del quinquennio
precedente la data di deposito o priorita' del marchio opposto,»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio
d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso
l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea e' determinato a
norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento
e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione
europea.»;
e) il comma 5 e' abrogato;
f) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se
soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di
rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico
della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».
Note all'art. 26:
- Il testo dell'articolo 178 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1.
Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita'
dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e
176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente la
registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro
due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su
istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto
dal regolamento di attuazione del presente Codice.
2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il
richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui
all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo'
presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il
termine all'uopo fissato dall'Ufficio e contestualmente
presentare istanza di cui al comma 4.
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare
le parti a presentare nel termine da esso fissato, in ogni
caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile,
ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione
delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre
parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che fondi
l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno
cinque anni dalla data di deposito o di priorita' del
marchio oggetto dell'opposizione, fornisce i documenti
idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso
effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i
prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui
quali si fonda l'opposizione, nel corso del quinquennio
precedente la data di deposito o priorita' del marchio
opposto, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da
parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato
solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo
per quella parte di prodotti o servizi.
4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il
marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione
europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio
dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18
del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione
europea.
5. (abrogato).
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio,
le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o
in parte se risulta che il marchio non puo' essere
registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei
prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso
contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge
l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).
7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il
provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del
richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di
opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel
procedimento sono liquidate a carico della parte
soccombente, a domanda, nella misura massima individuata
con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».