Art. 29
Inserimento della Sezione II bis nel decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. Dopo l'articolo 184 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) e' inserita la seguente sezione:
«Sezione II BIS DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI D'IMPRESA
REGISTRATI»;
b) sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). - 1.
Fatta salva la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita'
giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e
motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento
della decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio
d'impresa registrato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo' essere fatta
valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2,
lettera a) e 24.
3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del marchio puo'
essere chiesta per i seguenti motivi:
a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in
quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma
1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter),
c-quater), c-quinquies) e d);
b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a
causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);
c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa e' stata
presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del
titolare o un giustificato motivo.
4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo' riguardare una
sola registrazione di marchio, e' ricevibile se redatta in lingua
italiana e contiene a pena di inammissibilita':
a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di
decadenza o di nullita', l'identificazione del titolare, il numero e
la data di registrazione;
b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto
sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo
184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di
origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale
per vino, della specialita' tradizionale garantita, della
denominazione di varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo
anteriore;
c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al
comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio
nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal
momento del deposito.
5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene altresi', in
relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o
di nullita', l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui e'
proposta l'istanza di decadenza o la nullita'; in mancanza di tale
indicazione l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti
o i servizi contemplati dal marchio impugnato.
6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera ritirata se
non e' comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande
di decadenza o nullita' entro i termini e con le modalita' stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 226.
7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono allegati:
a) i documenti a prova dei fatti addotti;
b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a
presentare la domanda di decadenza o di nullita', ove necessaria;
c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato
nominato un mandatario.
8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere presentata
sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a condizione che
appartengano tutti allo stesso titolare.
9. L'istanza di decadenza o di nullita' e' improcedibile qualora,
su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi
e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia
pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e
marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di
decadenza o di nullita' sia presentata all'Ufficio italiano brevetti
e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o
giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo'
essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con
provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in
cosa giudicata. In tal caso l'istante puo' chiedere la prosecuzione
del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi
dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel procedimento
amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza
che definisce il processo connesso. In caso contrario, il
procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.
11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi'
improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una
domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra
le stesse parti, proposta davanti all'autorita' giudiziaria adita ai
sensi dell'articolo 122.
Art. 184-ter (Legittimazione all'istanza di decadenza o
nullita'). - 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza
o di nullita':
a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo
184-bis, qualunque interessato;
b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo
184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona
autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una
denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;
c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo
184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato.
Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o di nullita'
e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o di nullita' e'
ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia
una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in
contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e invitando
il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine
stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate
all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare
del marchio e' allegata copia dell'istanza di decadenza o nullita' e
qualsiasi documento presentato dal richiedente.
3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita' l'Ufficio
italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, assegnare alle
parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere
deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti.
4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative allo
stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a
questa.
5. Al termine del procedimento di decadenza o nullita', l'Ufficio
italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la
decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del marchio in
tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarita' della
registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui
all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da'
comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della
proprieta' intellettuale (OMPI).
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di
cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso
delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare
insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento,
nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la
nullita' della registrazione o trasferiscono la titolarita' della
registrazione di un marchio sono annotati nel registro.
Art. 184-quinquies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti per la
dichiarazione di nullita' basata su un marchio d'impresa registrato
con una data di deposito o di priorita' anteriore ai sensi
dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare
del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa
anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti
la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita',
il marchio d'impresa anteriore e' stato oggetto di uso effettivo a
norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali e'
stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono
motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la
procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di
presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', fosse
conclusa da almeno cinque anni.
2. Qualora, alla data di deposito o di priorita' del marchio
d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il
marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo,
sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla
prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio e' stato
oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni
precedenti la data di deposito o di priorita', o che sussistevano
motivi legittimi per il suo mancato uso.
3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire
entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da
parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullita'
sulla base di un marchio anteriore e' respinta.
4. Se il marchio d'impresa anteriore e' stato usato conformemente
all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i
quali e' stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di
nullita' si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o
servizi.
5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel
caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal
caso, l'uso effettivo del marchio UE e' determinato a norma
dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.
6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per
ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al
comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo
184-quater, comma 1.
Art. 184-sexies (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti
della decadenza e della nullita'). - 1. La decadenza o la nullita',
anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei
confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.
2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per
tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a
decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su
istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e' maturata una
delle cause di decadenza.
3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa, per
tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin
dalla data della registrazione.
Art. 184-septies (Sospensione della procedura di nullita' o
decadenza). - 1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis,
comma 10, il procedimento di decadenza o di nullita' e' sospeso:
a) se l'istanza di nullita' e' basata su una domanda anteriore
di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di
registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di
registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali
domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;
b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il
rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione
di tale marchio;
c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio
internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o
di opposizione;
d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e'
pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio anteriore
sul quale si fonda la domanda di nullita' o relativo alla spettanza
del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della
decisione;
e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e'
pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un
procedimento di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul
quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di
registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia
inoppugnabile;
f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e'
pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di
origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si
fonda la domanda di nullita', fino al termine in cui la decisione
della Commissione europea diviene inoppugnabile;
g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del
presente codice.
2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento
sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e
marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita'
del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a),
c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del
medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo
comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o
di nullita' si estingue.
3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma 1, lettere
a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio
internazionale su cui si basa l'istanza di nullita'.
Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o
nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue:
a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con
un provvedimento inoppugnabile;
b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e'
accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che
potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di
decadenza o nullita', e' ritirata o rigettata con provvedimento
inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;
d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui
all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo
184-septies, comma 2, secondo periodo;
e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o
della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di
nullita' e' ritirata o rigettata;
f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione
geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla
quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;
g) se e' venuto meno l'interesse ad agire.
Art. 184-nonies (Attuazione ed entrata in vigore della procedura
di decadenza o nullita'). - 1. Le norme sul procedimento di decadenza
o nullita' entrano in vigore trenta giorni dopo la data di
pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che
ne stabilisce le modalita' di applicazione.
Art. 184-decies (Ricorso). - 1. Il provvedimento con il quale
l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile,
inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullita' ovvero
accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, e' comunicato
alle parti.
2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, e' ammesso il
ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo
135.».