Art. 5
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 12 del codice della proprieta' industriale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), le parole «anche non affini,
quando il marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario,»
sono sostituite dalle seguenti: «identici, affini o non affini,
quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea»;
b) al comma 1, alla lettera f), la parola: «anche» e' sostituita
dalle seguenti: «identici, affini o»;
c) al comma 2, dopo le parole «marchio collettivo» sono inserite
le seguenti: «o di certificazione».
Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Novita'). - 1. Non possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla
data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno gia' noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi
fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si
considera altresi' noto il marchio che ai sensi
dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico
interessato, anche in forza della notorieta' acquisita
nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorieta' di
esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie la
novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare
nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei
limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione
del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del
richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo alla
registrazione;
b) siano identici o simili a un segno gia' noto come
ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a
dominio usato nell'attivita' economica, o altro segno
distintivo adottato da altri, se a causa della identita' o
somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra
l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio e' registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale,
non toglie la novita'. L'uso precedente del segno da parte
del richiedente o del suo dante causa non e' di ostacolo
alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio gia' da altri
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio gia' da
altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da
altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato,
in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
effetto da data anteriore in forza di un diritto di
priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici, affini o non affini,
quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o
nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello
successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
f) siano identici o simili ad un marchio gia'
notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non
affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera
e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non
toglie la novita' il marchio anteriore che sia scaduto da
oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio
collettivo o di certificazione o possa considerarsi
decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento
della proposizione della domanda o dell'eccezione di
nullita'.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e),
le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente
registrazione.».