Art. 37
Modifiche all'articolo 50
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All'articolo 50 del regolamento di attuazione del Codice della
proprieta' industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo 171 del
Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex officio, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, scaduti i termini per depositare l'atto
di opposizione, comunica all'Organizzazione Mondiale della Proprieta'
Intellettuale, ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio
basato sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione. La
comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3, contiene il
termine entro il quale il titolare della registrazione
internazionale, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo
201 del Codice, puo' presentare le proprie deduzioni ovvero
richiedere copia dell'atto di opposizione. Se la registrazione e'
provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento assoluto, la
procedura di opposizione alla registrazione e' sospesa e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3. La procedura di
opposizione, sospesa ai sensi del periodo che precede, prosegue nei
seguenti casi:
a) quando il rifiuto provvisorio e' ritirato dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso Ufficio ritenga
sussistere le condizioni per la protezione del marchio in Italia;
b) quando il titolare della registrazione internazionale,
tramite mandatario, richiede copia dell'atto di opposizione nel
termine assegnato dall'Ufficio.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione contiene:
a) il numero della registrazione internazionale, il nome del
titolare ed il suo indirizzo;
b) l'indicazione che il rifiuto e' basato su un'opposizione
ed i riferimenti alle relative disposizioni di legge;
c) il numero, la data di deposito e l'eventuale data di
priorita' della domanda anteriore su cui si fonda l'opposizione, il
suo numero e data di registrazione se disponibili, il nome e
l'indirizzo del suo titolare, la riproduzione del marchio anteriore,
la lista completa dei prodotti e dei servizi protetti o di quelli
ritenuti in conflitto contenuti nella domanda o registrazione
anteriore;
d) il termine entro il quale il titolare della registrazione
internazionale puo' richiedere, tramite un mandatario nominato ai
sensi dell'articolo 201 del Codice, copia dell'atto di opposizione
sul quale e' stato basato il rifiuto.»;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, la parola «notificato» e' sostituita dalla
seguente: «comunicato»;
e) al comma 7, alinea, dopo la parola «Intellettuale» sono
inserite le seguenti: «una comunicazione»;
f) al comma 7, lettera a), le parole «una notifica» sono
soppresse;
g) al comma 7, lettera b), le parole «una notifica di rifiuto
definitivo se e' emesso il rifiuto di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «di rifiuto definitivo se il titolare della
registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di opposizione ai
sensi dell'articolo 171, comma 5, del Codice,»;
h) al comma 7, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis). di accoglimento parziale, se l'opposizione e' accolta
per una parte dei prodotti e servizi indicati nella registrazione
internazionale.».
Note all'art. 37:
- Il testo dell'articolo 50 del citato decreto 13
gennaio 2010, n. 33, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 50 (Opposizione a registrazione
internazionale). - 1. Se e' presentata opposizione ad una
registrazione internazionale, che designa l'Italia ai sensi
dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non vi ha gia'
provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione
internazionale ai sensi dell'articolo 171, comma 1, del
Codice.
2. Se dall'esame effettuato ai sensi dell'articolo
171 del Codice, emergono anche i motivi per un rifiuto ex
officio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, scaduti i
termini per depositare l'atto di opposizione, comunica
all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale,
ai sensi dell'articolo 16, il rifiuto provvisorio basato
sia su motivi di impedimento assoluto sia sull'opposizione.
La comunicazione, oltre alle notizie di cui al comma 3,
contiene il termine entro il quale il titolare della
registrazione internazionale, tramite un mandatario
nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, puo'
presentare le proprie deduzioni ovvero richiedere copia
dell'atto di opposizione. Se la registrazione e'
provvisoriamente rifiutata per motivi di impedimento
assoluto, la procedura di opposizione alla registrazione e'
sospesa e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
16, commi 2 e 3. La procedura di opposizione, sospesa ai
sensi del periodo che precede, prosegue nei seguenti casi:
a) quando il rifiuto provvisorio e' ritirato
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e qualora lo stesso
Ufficio ritenga sussistere le condizioni per la protezione
del marchio in Italia;
b) quando il titolare della registrazione
internazionale, tramite mandatario, richiede copia
dell'atto di opposizione nel termine assegnato
dall'Ufficio.
3. Il rifiuto provvisorio basato su un'opposizione
contiene:
a) il numero della registrazione internazionale, il
nome del titolare ed il suo indirizzo;
b) l'indicazione che il rifiuto e' basato su
un'opposizione ed i riferimenti alle relative disposizioni
di legge;
c) il numero, la data di deposito e l'eventuale
data di priorita' della domanda anteriore su cui si fonda
l'opposizione, il suo numero e data di registrazione se
disponibile, il nome e l'indirizzo del suo titolare, la
riproduzione del marchio anteriore, la lista completa dei
prodotti e dei servizi protetti o di quelli ritenuti in
conflitto contenuti nella domanda o registrazione
anteriore;
d) il termine entro il quale il titolare della
registrazione internazionale puo' richiedere, tramite un
mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice,
copia dell'atto di opposizione sul quale e' stato basato il
rifiuto.
4. - 5. (Abrogati).
6. Se, a conclusione del procedimento avviato con
l'emissione ex officio di un rifiuto provvisorio alla
registrazione, e' stato comunicato un rifiuto definitivo
parziale, l'Ufficio invita l'opponente a comunicare, entro
un termine fissato dall'Ufficio, se intende ritirare
l'opposizione. In caso di conferma da parte dell'opponente
di voler procedere con l'opposizione o di mancata risposta
nel termine fissato, l'Ufficio comunica alle parti la
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione, ai
sensi dell'articolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con
la procedura di opposizione.
7. Al temine del procedimento di opposizione
l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia
all'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale
una comunicazione:
a) di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono
le cause di estinzione della procedura di opposizione ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, lettere a), b), c) ed e)
del Codice o se l'opposizione e' respinta e il relativo
provvedimento e' divenuto inoppugnabile;
b) di rifiuto definitivo se il titolare della
registrazione internazionale non ha chiesto l'atto di
opposizione ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del
Codice, ovvero se l'opposizione e' accolta per la totalita'
o una parte dei prodotti e servizi indicati nella
registrazione e il provvedimento dell'Ufficio, comunicato
al titolare della registrazione internazionale o al
mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice,
e' divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di
impugnazione o per l'avvenuta definizione degli eventuali
ricorsi proposti avverso tale provvedimento.
b-bis) di accoglimento parziale, se l'opposizione e'
accolta per una parte dei prodotti e servizi indicati nella
registrazione internazionale.».